——析原告拉科斯特股份有限公司訴被告上海鷗鱷文化用品有限公司、上海亨富利貿易有限公司侵犯商標專用權糾紛案
【案情】
原告拉科斯特股份有限公司。
被告上海歐鱷文化用品有限公司（以下簡稱歐鱷公司）。
被告上海亨富利貿易有限公司（以下簡稱亨福利公司）。
原告系在法國注冊的企業(yè)，其在中國注冊了“鱷魚”圖形商標，優(yōu)先權日為2002年12月18日，專用權期限為2003年5月6日至2013年5月6日，核定使用商品為文具用品、鋼筆、圓珠筆、墨水、墨水瓶等。該商標因連續(xù)三年停止使用被國家商標局于2009年9月23日撤銷。
2009年7月21日，上海市普陀區(qū)公證處公證員對原告委托代理人在被告亨福利公司的商鋪購買“鱷魚668美人魚鉆石銥金筆”、“702#金夾純黑騎士銥金筆”、“鱷之尊爵士純黑寶珠筆”及筆芯、墨水的過程進行證據保全公證，并將上述物品裝箱封存。經當庭查驗，封存的筆、墨水、筆芯及其包裝上，以及說明書、紙袋、宣傳冊上均使用了“鱷魚”圖形商標。
2009年7月22日，在上海市普陀區(qū)公證處公證員的監(jiān)督下，原告委托代理人登陸www.crocodilepen.com網站，對相關頁面進行實時打印，打印件顯示了被告歐鱷公司概況、產品展示、在線訂購、聯(lián)系方式等信息，其中包含兩被告在商品及其包裝上，以及在宣傳中使用的被控侵權的“鱷魚”商標。
經比對，原告注冊商標與被告使用的“鱷魚”商標均采用了鱷魚動物形象進行表現，外形輪廓近似。不同之處在于：1、原告商標鱷魚頭部向右，被告商標鱷魚頭部向左。2、原告商標鱷魚身體布有鱗片，張開的嘴顯現鋸齒狀牙齒，尾部呈鋸齒狀；被告商標鱷魚身體無鱗片，張開的嘴部無明顯突出的牙齒，尾部平滑。3、原告商標鱷魚體態(tài)較為豐滿，被告商標鱷魚體態(tài)相對纖細。
2002年至2003年間，被告歐鱷公司先后申請了名稱為筆芯盒、鋼筆、筆芯、鋼筆帽端蓋等14項外觀設計專利并獲得授權，其中申請日為2002年9月3日的4項外觀設計專利在筆身上均顯示有被控侵權的鱷魚圖形標識。庭審中，證人證實2002年5月起，被告歐鱷公司在鋼筆及筆盒上實際使用了鱷魚圖形。
【審判】
上海市第二中級人民法院經審理認為，原告的注冊商標雖已撤銷，但就撤銷決定作出前的侵權行為而言，原告仍有權請求給予保護。審理中，原告未能提供切實證據證明其在商標獲得核準注冊后，對商標進行使用。原告雖訴稱鱷魚商標在服裝等商品上具有較高知名度，但不能當然推定該商標在筆類商品上也具有較高知名度。被告歐鱷公司在原告申請注冊商標的優(yōu)先權日之前便已經將涉案鱷魚圖形結合在其筆類外觀設計中使用，而且進行了多年的使用，以相關公眾的一般注意力在隔離狀態(tài)下觀察，二者不會產生混淆和誤人，故可認定兩被告使用的鱷魚圖形標識不構成對原告注冊商標的近似。因此，兩被告在所生產、銷售的筆類產品上使用鱷魚圖形標識的行為不構成對原告鱷魚注冊商標專用權的侵犯。依照《中華人民共和國商標法》第五十二條第（一）項、第（二）項，《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款、第十條和《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第二條、第十一條之規(guī)定，判決駁回原告拉科斯特股份有限公司的訴訟請求。
宣判后，原告不服依法提起上訴，上海高級人民法院經審理認為上訴人的上訴請求及理由缺乏事實和法律依據，故駁回上訴，維持原判。
【評析】
本案中原告的商標在注冊后并未實際投入使用，未使用注冊商標的效力如何？未使用的注冊商標應當如何保護？司法實踐中存在著不同的認識，裁判標準也不統(tǒng)一。在注冊取得模式下，雖然商標專用權的保護不需要以注冊商標實際使用為條件，但是未使用注冊商標的保護范圍將受到限制。在核定使用的商品上使用核準注冊的商標，屬于商標注冊人專有使用權的范圍，無論注冊商標有無使用，其他人未經許可均不得在相同商品上使用與注冊商標相同的商標。但是對于他人在相同商品上使用近似商標以及在類似商品上使用相同或近似商標的，由于注冊商標未使用，消費者不會產生混淆誤認，因此，商標注冊人無權禁止他人的使用。
一、未使用注冊商標司法保護的現狀審視
對于未使用注冊商標的保護，司法實踐中大多認為商標專用權的保護不需要以注冊商標實際使用為條件?！吧虡藱嗍且环N財產權，商標權人的權利包括自己使用和禁止他人使用兩部分。這兩部分是獨立的。商標權人即使自己不使用，只要是商標未被撤銷，其他人也不可以使用，商標權人可以行使禁止權以排除他人使用?！币虼耍谧陨虡宋幢怀蜂N前，被告不得以原告商標未使用為由對原告的商標專用權提出質疑。但是對于侵權認定，司法實踐中存在著不同的裁判觀點。
多數法院在侵權認定時并不考慮注冊商標未經使用的因素，在被告于相同或類似商品上使用與原告注冊商標相同或近似商標，容易導致消費者混淆、誤人的，認定被告的行為構成侵權，應當賠償原告經濟損失。例如在北京御生堂生物工程技術有限公司訴北京御生堂生物工程有限公司等商標侵權糾紛案中，一審法院沒有考慮在被告開始實施侵權行為之前，原告即已停止使用其注冊商標的事實，以三被告獲利數額超過原告訴請500萬元的數額為由，判決對原告的賠償請求予以全額支持。二審法院考慮到原告停止使用其商標的事實，將賠償金額糾正為50萬元。
有的法院在認定被告的行為侵犯原告未使用注冊商標專用權的同時，認為原告商標未使用的事實可以證明被告侵權行為未對原告造成實際經營上的損失，因此，考慮到原告未提供經濟損失的相關證據，故對原告經濟賠償的請求不予支持。在北京中農科技術開發(fā)公司訴被告中國農業(yè)生產資料集團公司侵犯商標專用權案中，法院認為，原告注冊商標雖然連續(xù)三年沒有使用，但該商標尚未被相關管理部門廢止，仍應受到法律保護。但此情節(jié)能證明被告侵權行為未對原告造成實際經營上的損失，因此對原告經濟賠償的請求不予支持。
少數法院允許未使用注冊商標專用權人提起侵權訴訟的同時，認為原告商標未實際使用，從而無法將雙方標志進行比對為由，認定被告的行為不構成侵權。在貴州長壽樂保健品公司訴云南紅河光明股份有限公司等注冊商標侵權糾紛案中，二審法院認為，被告“紅河紅”只作為商品名稱使用，與原告注冊商標“紅河”字體、字形不同，文字上也有區(qū)別，且原告未提交有關“紅河”文字商標在產品上使用的證據，故無法從實物上加以辨別。從被告“開遠牌紅河紅”葡萄酒產品瓶貼及外包裝的裝潢看，以購買者的一般注意力為標準，不會對商品來源產生誤認。
司法實踐之所以對未使用注冊商標的侵權認定存在著不同的認識，在于商標法對使用之于注冊商標的效力是否產生影響缺乏明確規(guī)定，這需要在現有注冊取得商標專用權法律框架下進行相應的制度解釋。
二、注冊取得模式下使用之于注冊商標的意義
商標法意義上的商標并不僅僅是表現于外的記號本身，而是具有特殊指涉和含義的符號。從結構上看，商標實際是由使用商標的主體、商標使用的對象以及組成商標的標志三位一體的統(tǒng)一物。首先，商標必須采取某種“有形標記”的形式。這種“詞語、姓名、記號或圖案或者其任何組合”構成商標的能指。當法院稱商標為“產品來源或出處的標示者”時，實際上就是指商標可以被感知的形式。其次，商標必須指涉特定的商品或服務，這些商品或服務就是商標的對象。最后，商標必須“標示和區(qū)別”其對象，也就是說，商標標示出產品的出處和該出處的商譽。出處和商譽就是商標的所指。以海爾商標為例，“海爾”是能指，海爾公司的商譽為所指，而對象則是附著了“海爾”標志的冰箱、空調等電器。因此，商標法中的商標權、商標顯著性及侵犯商標專用權等概念都是在上述三元結構這一整體意義上使用“商標”一詞，單純的能指，即標志本身是不受商標法保護的，而商標識別功能、質量保障等功能的實現亦有賴于能指、對象及所指組成的三元符合結構的整體再現。
出于鼓勵商標使用人及早注冊、以維護經濟秩序穩(wěn)定的需要，我國商標法實行注冊取得商標權原則，但這并非意味著使用對注冊商標沒有意義。從商標三元結構的視角看，商標注冊僅僅表明特定的標記（能指）與核定使用的商品或服務結合具有標識特定商品或服務出處的可能性，只有對注冊商標在市場交易過程中持續(xù)的進行實際使用，消費者據以認牌購物時，上述可能性才能轉化為現實性，整體意義上商標三元結構才得以形成。因此，商標注冊僅僅使注冊人取得了將特定標記標識出處的可能性轉化為現實性的專用權。在未實際使用前，商標僅僅表現為能指本身，注冊人享有的僅僅是形式意義上的商標；只有通過使用，能指與對象結合產生穩(wěn)定的指涉時，形式意義上的商標才轉化為實體意義上的商標?！叭魏我粋€文字形式、圖案或符號，不管它們天然地多么適合于做某些商品或服務的標記，亦非天然就是其他事物的標記。沒有文字、圖案或符號與特定的商品或服務這二者在市場上作為‘標’與‘本’相聯(lián)系的法律事實，就不會產生‘商標’這種法律關系。說到底，商標反映的是一種利益關系，這種利益是通過在市場上把標記與商品或服務不斷地聯(lián)系在一起而產生的。”
綜上，注冊取得商標模式下，未使用的注冊商標僅僅是沒有含義和指涉的記號，只有實際使用才能使形式的注冊商標成為“有生命”的真正意義上的商標。本案中原告的商標雖然已經獲得注冊,但是由于未實際使用,其取得的僅僅是形式意義上的商標權,而沒有獲得實質意義上的商標權。
三、未使用對注冊商標專用權效力的影響
一般認為，注冊商標專用權包括兩項內容：商標的使用權和由使用產生的排他權，這兩項權利實際上是商標專用權的兩項權能，使用權是積極權能，排他權是消極權能。就積極權能而言，商標專用權是注冊人在核定使用的商品或服務上使用核準注冊商標的使用權，這種使用權是專屬于注冊商標人的，其他人未經許可不得使用。就消極權能而言，注冊商標權利人可以禁止他人在相同或類似商品上使用相同或近似商標。就一般財產權而言，積極權能和禁止權能的范圍是一致的，但注冊商標專用權中禁止權能的范圍要大于使用權能的范圍，即除了在相同商品上使用相同商標，權利人也有權禁止他人在類似商品上使用相同或近似商標。之所以如此，世界知識產權組織資料指出：“商標將其所有人的商品與他人商品區(qū)分開來的基本功能決定了，為防止消費者和一般公眾被誤導，商標所有人必須能夠制止混淆性近似的商標的使用。這是商標注冊賦予商標所有人專用權的本質。他必須能夠禁止第三人在其受保護的商品上對其商標的任何使用行為……而且，由于消費者受免遭混淆的保護，這種保護一般擴展到在類似商品上使用近似商標，如果此種使用足以引起混淆的話。”
由此也可以看出，注冊商標專用權人并不可以禁止他人在類似商品上使用相同或近似商標的所有行為，而僅限于足以引起混淆的使用。所謂商標混淆是指相當數量的具有一般謹慎程度的消費者對于產品出處發(fā)生混淆誤人。在商標保護的歷史上，混淆最初僅限于產品的直接出處，后來逐漸延伸到出處之間的關聯(lián)關系和贊助關系，完成了從直接混淆向間接混淆的擴張。 但無論是直接混淆還是間接混淆，其前提都應是存在兩個分別使用在相同或類似商品上的相同或近似商標。實際上，要造成消費者的混淆或者混淆可能性，在消費者的認知網絡中必須事先已經存在一個具有特定指涉的商標存在，該商標可以帶給消費者有關商品來源、商品質量等方面的信息。當第三人使用與該商標相同或相似的標志時，消費者認知網絡中有關該商標的信息便會被激活，從而使消費者誤認為第三人提供的商品來源于注冊商標所指涉的出處，進而導致混淆的發(fā)生。而要使消費者形成對特定商標的認知網絡，消費者必須事先有機會接觸或者購買到標有該商標的商品，這就要求注冊人必須將商標實際投入使用，使帶有注冊商標的商品能夠在市場上不斷地給消費者以感官刺激和實際的消費體驗，進而使消費者在內心將該商標的信息固定化。因此，對于未使用的注冊商標，由于在市場中消費者根本無法購買甚至接觸到帶有該商標的商品，在認知網絡中并不存在關于該商標的相關信息，當第三人在類似商品上使用相同或近似商標時并不會使消費者的認知網絡激活，消費者自然不可能將第三人提供的商品誤人為來源于商標注冊人。
對于第三人在相同商品上使用相同商標的情形，由于這本屬于注冊商標專用權的積極權能，不管會不會導致消費者混淆，這都是商標注冊人專有或者專用的范圍。不管商標注冊人自己有沒有實際進行使用，其他人未經許可均不得使用。正如所有權人對房屋的專有權一樣，即使房屋一直空著，無人居住，其他人未經許可也不能徑行住進該房屋。對此，雖然國外存在著不同的規(guī)定，一種做法是在相同商品上使用相同商標的，則推定為混淆，不需要舉證證明；例如《歐共體商標條例》和ＴＲＩＰs協(xié)議的規(guī)定；一種做法是沒有將相同商品上使用相同商標單獨列出，不管是何種使用方式，原告都必須證明被告的商標使用行為“有導致消費者對該產品來源發(fā)生誤導、混淆或欺詐的可能”。例如美國《蘭哈姆法》的規(guī)定。但既然我國《商標法》第51條明確規(guī)定：“注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限?！蹦敲瓷虡朔ň蛻_保這種使用權是專屬于商標注冊人。即使注冊人并未使用，但這屬于注冊人對其商標的處分--其自愿承擔不使用被撤銷的風險。
綜上，在被行政部門撤銷之前，未使用的注冊商標仍應受到保護，只不過保護的范圍應受到限制，即不得禁止他人在類似商品上使用與注冊商標相同或近似的商標。本案中，一方面，由于被告使用的商標與原告的注冊商標并不是相同商標，因此并不會侵占商標法為原告預留的專有使用空間，并不會侵犯原告商標專用權中的積極權能。另一方面，由于原告注冊商標并未實際使用，而被告在原告注冊商標之前便已經開始使用，由于消費者能夠看到的只是被告的商品，自然不存在混淆或者誤人的可能性，因此，被告使用的商標也不構成與原告注冊商標相似的商標，并不侵犯原告商標專用權中的消極權能。為此，法院認定被告的使用行為不構成侵權，原告無權禁止，故駁回原告的訴訟請求。
文/凌宗亮 上海市第二中級人民法院知識產權庭
