最高人民法院于2014年12月26日作出(2014)行提字第30號(hào)行政判決,認(rèn)定廣州固達(dá)公司提交的證據(jù)能夠證明其“mine”商標(biāo)在復(fù)審審查關(guān)注的3年期間內(nèi)進(jìn)行了實(shí)際使用,故該商標(biāo)不屬于2001年第二次修正的商標(biāo)法第四十四條規(guī)定的連續(xù)3年停止使用應(yīng)予撤銷的情形,撤銷了北京市高級(jí)人民法院、北京市第一中級(jí)人民法院作出的判決和國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)(下稱商評(píng)委)之前作出的裁定。
該案之所以歷經(jīng)五級(jí)審限(國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局,下稱商標(biāo)局;商評(píng)委;法院一審;法院二審;法院再審),商標(biāo)最后獲得了維持注冊(cè),最重要的原因是對(duì)其證據(jù)的認(rèn)定問(wèn)題。
第896256號(hào)“mine”商標(biāo)指定使用在第16類工業(yè)用紙、印刷出版物等商品上,1996年11月14日獲準(zhǔn)注冊(cè),后經(jīng)續(xù)展專用期限至2016年11月13日。
其所有人廣州固達(dá)公司在法定期限內(nèi)未向商標(biāo)局提交商標(biāo)使用證據(jù)。在復(fù)審程序中主要向商評(píng)委提交了:印刷卡紙實(shí)物、黑板(寫字板)實(shí)物照片;2001年1月5日至2004年5月10日期間紅星印刷廠向其開具的增值稅發(fā)票及相關(guān)公證書;紅星印刷廠2004年11月25日出具的聲明。商評(píng)委認(rèn)為廣州固達(dá)公司提供的上述證據(jù)不能證明復(fù)審商標(biāo)在2000年3月19日至2003年3月18日期間,在商業(yè)活動(dòng)中公開、真實(shí)地進(jìn)行了實(shí)際使用,其注冊(cè)應(yīng)予以撤銷。
在訴訟程序中,廣州固達(dá)公司又補(bǔ)充向法院提交了以下證據(jù):2002年在Buying Sources雜志社的刊物上刊登寫字板廣告的證據(jù);(2007)京證經(jīng)字第12719號(hào)公證書;印有“mine廣州市固達(dá)塑料工藝包裝有限公司”和“mine stationery”抬頭的信紙樣品及2002年使用過(guò)的信紙;紅星印刷廠2007年4月10日出具的廣州固達(dá)公司印刷標(biāo)有復(fù)審商標(biāo)標(biāo)志信紙的證明;2002年的3份送貨回單及相對(duì)應(yīng)的進(jìn)倉(cāng)單或購(gòu)銷合同;有關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)單位的證明。北京市第一中級(jí)人民法院與北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為,廣州固達(dá)公司在訴訟中提交的證據(jù)與該案沒有關(guān)聯(lián)性,未予采納,一審判決與二審判決均維持了商評(píng)委的裁定。
該案涉及問(wèn)題較多,且部分事實(shí)認(rèn)定在商標(biāo)撤銷復(fù)審案件的審理實(shí)踐中存有爭(zhēng)議,域外的使用是否屬于“商標(biāo)使用”就是其中之一。
該案中,最高人民法院在判決中有如下認(rèn)定:雖然該兩份出版物可能發(fā)行對(duì)象主要是外國(guó)客商,但是該證據(jù)可以證明廣州固達(dá)公司在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品上使用復(fù)審商標(biāo)的行為,即可以證明廣州固達(dá)公司2002年在商業(yè)活動(dòng)中實(shí)際使用了復(fù)審商標(biāo)。
有關(guān)“商標(biāo)使用”的認(rèn)定,在商標(biāo)撤銷復(fù)審案件及商標(biāo)侵權(quán)案件中歷來(lái)存有諸多爭(zhēng)議。就商標(biāo)撤銷復(fù)審案件而言,最高人民法院的上述認(rèn)定較為合理,商標(biāo)在域外的使用不能當(dāng)然地排除在“商標(biāo)使用”之外。其一,將域外的使用排除在“商標(biāo)使用”之外不利于出口型企業(yè)利益的保護(hù)。我國(guó)存在大量出口型企業(yè),其產(chǎn)品主要銷往國(guó)外,并未在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)際銷售。對(duì)于這部分企業(yè)來(lái)說(shuō),在所屬國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo),合情合理,如果其商標(biāo)因?yàn)槲丛趪?guó)內(nèi)使用被撤銷,難免傷害企業(yè)感情,同時(shí)還可能使企業(yè)面臨被控侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。具體而言,如果企業(yè)的商標(biāo)因未在國(guó)內(nèi)使用被撤銷,而相同或近似商標(biāo)又被他人注冊(cè),在商標(biāo)注冊(cè)人已向海關(guān)總署備案并向海關(guān)提交了保護(hù)申請(qǐng)的情況下,企業(yè)產(chǎn)品出關(guān)時(shí)就可能因涉嫌侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)被扣留,直接影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。雖然北京市高級(jí)人民法院有“涉案背包均是按照國(guó)外訂單全部出口到國(guó)外,并未在國(guó)內(nèi)進(jìn)行任何銷售,康爾健野公司在涉案背包上使用‘PEAK50+5’標(biāo)識(shí)的行為不屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用,故不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)”之判決,但山東省高級(jí)人民法院在(2011)魯民三終字第156號(hào)民事判決中則認(rèn)為:“光宇公司在與國(guó)外委托方簽訂定牌加工合同時(shí),未盡到合理的審查注意義務(wù),其在與德克斯公司的涉案注冊(cè)商標(biāo)核定使用的商品相同的涉案被控侵權(quán)產(chǎn)品上,突出使用與德克斯公司的注冊(cè)商標(biāo)相同的‘UGG’標(biāo)識(shí)的行為,侵犯了德克斯公司的涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)?!备叛灾?,對(duì)于出口型企業(yè)而言,如果其在國(guó)內(nèi)注冊(cè)的商標(biāo)因未在國(guó)內(nèi)使用被撤銷,則其在后續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能陷入被動(dòng)。其二,目前我國(guó)積極鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”,大量的品牌走出國(guó)門,參與全球競(jìng)爭(zhēng)。要“走出去”,就有必要在其他國(guó)家或地區(qū)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)。因我國(guó)是商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)馬德里體系的成員國(guó),且馬德里體系在辦理商標(biāo)注冊(cè)方面較為便利,很多企業(yè)傾向于通過(guò)馬德里體系向需要獲得商標(biāo)保護(hù)的國(guó)家申請(qǐng)領(lǐng)土延伸,而通過(guò)馬德里體系進(jìn)行商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)的前提是在本國(guó)有基礎(chǔ)注冊(cè)或基礎(chǔ)申請(qǐng)。同時(shí),馬德里體系有“中心打擊”之原則,即通過(guò)馬德里體系進(jìn)行國(guó)際注冊(cè)的商標(biāo),基礎(chǔ)注冊(cè)之日起5年內(nèi),不管基于何種原因無(wú)效,其效力及于所有指定國(guó),國(guó)際注冊(cè)隨之無(wú)效。舉例而言,如果某出口型企業(yè)的商標(biāo)于2009年1月1日在我國(guó)獲準(zhǔn)注冊(cè),在2013年12月31日之前,如果該商標(biāo)被他人提出連續(xù)3年停止使用注冊(cè)商標(biāo)的撤銷申請(qǐng),且該撤銷理由最終成立,則基于該基礎(chǔ)注冊(cè)進(jìn)行的馬德里國(guó)際注冊(cè)亦隨之無(wú)效。不難想象,這對(duì)于走出國(guó)門的企業(yè)來(lái)說(shuō)將是重大的打擊。因此,在撤銷復(fù)審案件中對(duì)“商標(biāo)使用”進(jìn)行判定時(shí),不能機(jī)械地以商標(biāo)使用地域?yàn)闇?zhǔn)對(duì)證據(jù)進(jìn)行粗暴的排除,應(yīng)更多地考慮企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際情況,避免因一件商標(biāo)被撤銷給商標(biāo)注冊(cè)人造成更大的經(jīng)濟(jì)損失,以保證具體行政行為的合理性。
(李俊青 作者單位:國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì))