前言：《專利法》第三十三條的第一個根本目的是維護(hù)先申請原則，這主要通過嚴(yán)格限制對說明書的修改來實現(xiàn)。第二個根本目的是保證專利申請人獲得與其技術(shù)貢獻(xiàn)相匹配的保護(hù)范圍，這主要通過允許專利申請人修改權(quán)利要求書來實現(xiàn)。
雖然《專利法》第三十三條規(guī)定了專利申請文件修改的基本規(guī)則，但是，在專利審查實踐和專利審判實踐中，如何準(zhǔn)確適用第三十三條的規(guī)定，還存在很多具體問題。深入理解專利申請文件修改的基本原則，將有利于正確解決這些具體問題。本文擬簡要對修改專利申請文件時應(yīng)當(dāng)遵守的先申請原則和技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則進(jìn)行分析，以期能夠為正確適用第三十三條提供幫助。
一、先申請原則
（一）為什么要遵守先申請原則
《專利法》第三十三條之所以規(guī)定專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，第一個根本目的是維護(hù)我國專利制度采用的先申請原則，防止申請人將申請日未公開的技術(shù)信息加入申請文件從而架空先申請原則。先申請原則要求，專利申請人不能將申請日之后獲知的技術(shù)信息增加到原始申請文件中，從而損害申請日之后提出相關(guān)專利申請的其他人的利益。只有申請文件公開的技術(shù)信息才有可能得到保護(hù)，實質(zhì)是要求專利申請人在申請日就應(yīng)當(dāng)在專利申請文件中對相關(guān)技術(shù)信息進(jìn)行充分公開，在申請文件沒有公開的技術(shù)信息，不允許專利申請人在申請日之后通過修改納入到專利申請文件，進(jìn)而納入保護(hù)范圍，造成對其他申請人來說不公平的后果。修改不能超范圍體現(xiàn)了先申請原則對專利申請人的合理限制?！稓W洲專利公約》第123條第（2）項規(guī)定，歐洲專利申請和歐洲專利的修改不得增加超出原始申請內(nèi)容的主題。歐洲專利局在G1/93案中認(rèn)為，該項規(guī)定的本意在于：“不允許通過在專利文件或?qū)＠暾埼募性黾硬⑽垂_在專利申請文件中的技術(shù)信息而使專利申請人或?qū)＠麢?quán)人獲得優(yōu)勢?！保?013年歐洲專利局《專利審查指南》第H部分第I V章第2.2節(jié)。）這一規(guī)定在維護(hù)先申請制的目的上與我國是相同的。
（二）先申請原則與技術(shù)貢獻(xiàn)視角
為了維護(hù)先申請原則，關(guān)鍵是不允許修改說明書和權(quán)利要求書以增加專利申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)。從技術(shù)貢獻(xiàn)的視角來判斷說明書和權(quán)利要求書的修改是否違反先申請原則，是非常重要的。如果權(quán)利要求書或說明書修改時，不會增加專利申請人在原專利申請文件中的技術(shù)貢獻(xiàn)，則這樣的增加既不會使專利申請人獲得不正當(dāng)?shù)睦?，又不會損害其他人基于對原申請文件的信賴而應(yīng)當(dāng)?shù)玫奖Ｗo(hù)的法律安全。在專利審查和專利審判實踐中，權(quán)利要求書和說明書的修改多種多樣，難以適用統(tǒng)一的具體規(guī)則去判斷其是否符合先申請原則，但在原則上，可以根據(jù)修改是否會增加專利申請人或?qū)＠麢?quán)人的技術(shù)貢獻(xiàn)來衡量該修改是否會違反先申請原則。例如，在修改權(quán)利要求書時增加技術(shù)特征，邏輯上有兩種可能，一種是對技術(shù)方案沒有技術(shù)貢獻(xiàn)，只產(chǎn)生縮小專利權(quán)保護(hù)范圍的效果，另一種是在縮小專利權(quán)保護(hù)范圍的同時，提高了技術(shù)方案的技術(shù)貢獻(xiàn)。如果是前者，權(quán)利要求書的修改不會違反先申請原則；如果是后者，權(quán)利要求書的修改則會違反先申請原則。
（三）先申請原則對說明書修改的限制
《專利法》第二十六條第三款規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，
以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)?！秾＠ā穼?quán)利要求書與說明書的功能進(jìn)行了分工，權(quán)利要求書用于限定要求專利保護(hù)的范圍，而說明書用于清楚、完整、充分地公開發(fā)明或?qū)嵱眯滦?。在申請日，用以公開發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛷亩贡绢I(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的任務(wù)應(yīng)當(dāng)由專利文件中的說明書而不是權(quán)利要求書來承擔(dān)。因此，維護(hù)先申請原則，防止向申請文件補充申請日之后的技術(shù)信息的任務(wù)主要通過嚴(yán)格限制對說明書的修改來實現(xiàn)。在專利審查和專利審判實踐中，認(rèn)識并強調(diào)這一點非常重要。在此基本原則下，才能對實踐中出現(xiàn)的各種說明書的修改是否超范圍作出正確判斷。
在實踐中，專利申請人要向權(quán)利要求書中加入技術(shù)信息，往往會同時在說明書的相應(yīng)部分加入技術(shù)信息。對于向說明書中增加的技術(shù)信息，必須嚴(yán)格按照先申請原則來判斷其修改是否超范圍。如果專利申請人在不向說明書增加技術(shù)信息的情況下直接在權(quán)利要求書中加入技術(shù)信息，則既可能得不到說明書支持，又可能修改超范圍。
二、技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則
（一）技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則與權(quán)利要求書修改
之所以規(guī)定修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，第二個根本目的是允許專利申請人有合適的機會通過修改權(quán)利要求書將其公開在原申請文件中的技術(shù)貢獻(xiàn)納入保護(hù)范圍，使其獲得的保護(hù)范圍與其技術(shù)貢獻(xiàn)相匹配。修改不得超范圍一方面是限制專利申請人，另一方面也是保護(hù)專利申請人，二者要辯證統(tǒng)一地看，不可偏頗。為了確保專利申請人獲得與其技術(shù)貢獻(xiàn)相匹配的專利權(quán)保護(hù)范圍，在修改權(quán)利要求書的時候，允許其在原說明書和權(quán)利要求書公開的全部技術(shù)信息基礎(chǔ)上確定專利權(quán)保護(hù)范圍?！睹绹鴮＠ā返?32條規(guī)定：“原始申請該當(dāng)清楚地向本領(lǐng)域技術(shù)人員傳送出，在申請日申請人就已經(jīng)擁有了其所要求保護(hù)的發(fā)明?！睆哪硞€角度講，就是強調(diào)要保護(hù)申請日已經(jīng)擁有的發(fā)明。專利權(quán)的保護(hù)范圍主要由權(quán)利要求書來確定，因此，允許專利申請人獲得與其技術(shù)貢獻(xiàn)相匹配的保護(hù)范圍的任務(wù)，主要通過允許專利申請人修改權(quán)利要求書來實現(xiàn)。
（二）技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則與修改機會
為了有效保證專利申請人獲得的專利權(quán)保護(hù)范圍與其技術(shù)貢獻(xiàn)相匹配，必須確保專利申請人對權(quán)利要求書有修改的機會?！秾＠麑彶橹改?010》第一部分第二章第8.1節(jié)規(guī)定，在專利授權(quán)之前，即實用新型的形式審查和發(fā)明的實質(zhì)審查過程中，專利申請人都有主動修改權(quán)利要求書的機會。在我國，實用新型專利申請人可以在申請日起兩個月內(nèi)主動修改專利申請文件。《專利審查指南2010》第二部分第八章第5.2.1.2節(jié)規(guī)定，發(fā)明專利申請人可以在提出實質(zhì)審查請求時，以及在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實質(zhì)審查階段通知書之日起三個月內(nèi)主動修改專利申請文件?！稓W洲專利公約》第123條第（1）項規(guī)定：“在歐洲專利局的程序中，歐洲專利申請或歐洲專利可以根據(jù)實施細(xì)則進(jìn)行修改。在任何程序中，申請人都應(yīng)當(dāng)有至少一次按照自己意愿修改的機會?！薄稓W洲專利公約》保護(hù)專利申請人和專利權(quán)人修改權(quán)利要求的意圖在上述規(guī)定中表現(xiàn)得非常明顯。
（三）技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則與修改基礎(chǔ)
為了確保專利申請人獲得的專利權(quán)保護(hù)范圍與其技術(shù)貢獻(xiàn)相匹配，必須確保專利申請人能夠?qū)⑵湓谠f明書和權(quán)利要求書中公開的所有技術(shù)信息作為修改基礎(chǔ)。專利申請文件修改的基礎(chǔ)不僅僅限于原說明書，還包括原權(quán)利要求書。1984年《專利法》規(guī)定，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書記載的范圍。這一規(guī)定意味著，修改權(quán)利要求書確定專利權(quán)保護(hù)范圍時，只能依據(jù)說明書的技術(shù)信息來確定專利權(quán)保護(hù)范圍，這是明顯不合理的，因為原權(quán)利要求書公開的技術(shù)信息有可能不被納入專利權(quán)保護(hù)范圍。為了克服1984年《專利法》這一規(guī)定的缺陷，1992年《專利法》規(guī)定，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。相對于1984年《專利法》，修改的基礎(chǔ)不僅僅限于原說明書，還增加了權(quán)利要求書。這樣一來，就使得專利申請人可以在其原申請文件公開的所有技術(shù)信息
基礎(chǔ)之上確定其專利權(quán)保護(hù)范圍。1992年《專利法》的該處修改，體現(xiàn)了技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則。國家知識產(chǎn)權(quán)局在《專利審查指南2010》第一部分第二章第8節(jié)中更加細(xì)化了該原則，規(guī)定原權(quán)利要求書中記載而原說明書中沒有描述的技術(shù)特征可以補入說明書。在美國，聯(lián)邦巡回上訴法院的判例（In re Benno， 768 F .2d 1340， 226 USPQ 683(F e d. C i r. 1985)）特別強調(diào)，原權(quán)利要求書公開的技術(shù)信息應(yīng)當(dāng)作為申請文件公開的技術(shù)信息的一部分。如果原權(quán)利要求書公開的技術(shù)信息沒有記載在說明書中，專利申請人也可以修改說明書以補入該技術(shù)信息。上述判例規(guī)則還被美國專利商標(biāo)局收入了美國專利商標(biāo)局《專利審查指南（MPEPe8r9）》第2163.06III節(jié)之中。
（四）技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則的具體要求
技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則要求：第一，專利申請人有權(quán)在授權(quán)公告之前對權(quán)利要求書進(jìn)行修改以使權(quán)利要求書確定的保護(hù)范圍與其在原說明書和權(quán)利要求書中公開的技術(shù)貢獻(xiàn)的范圍相匹配。第二，只要修改后的權(quán)利要求書確定的保護(hù)范圍沒有超出公開在原始申請文件中的技術(shù)貢獻(xiàn)的范圍，對權(quán)利要求書的修改就沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。第三，在技術(shù)貢獻(xiàn)匹配原則之下來評價修改是否超范圍，合理的基本規(guī)則是，只要相對于原始說明書和權(quán)利要求書而言，修改后的權(quán)利要求書能夠得到支持，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定修改沒有超范圍。
三、小結(jié)
本文的分析表明，《專利法》第三十三條的第一個根本目的是維護(hù)我國專利制度采用的先申請原則。維護(hù)先申請原則，防止向申請文件補充申請日之后的技術(shù)信息的任務(wù)主要通過嚴(yán)格限制對說明書的修改來實現(xiàn)?！秾＠ā返谌龡l的第二個根本目的是允許專利申請人獲得的保護(hù)范圍與其技術(shù)貢獻(xiàn)相匹配。這個任務(wù)主要通過允許專利申請人修改權(quán)利要求書來實現(xiàn)。修改不得超范圍一方面是限制專利申請人，另一方面也是保護(hù)專利申請人，要辯證統(tǒng)一地看待二者的關(guān)系，不可偏頗。
（文/石必勝 北京市高級人民法院）
