——評(píng)析天津市利鑫達(dá)夏星散熱器有限公司訴商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、黃磊商標(biāo)異議復(fù)審行政案
被異議商標(biāo)
本案要旨
我國現(xiàn)行商標(biāo)法第三十二條規(guī)定中的“他人已經(jīng)使用”系主張權(quán)利的請(qǐng)求人的使用，原則上其他主體的商標(biāo)使用行為不屬于該條法律規(guī)定所指的使用行為，但在特定情況下，個(gè)體工商戶的在先使用行為宜視為在后成立公司的使用行為。
案情
涉案被異議商標(biāo)為第5522122號(hào)“利鑫達(dá)LXD”商標(biāo)（如圖），由河南省自然人黃磊于2006年8月4日向國家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）申請(qǐng)注冊(cè)，經(jīng)初步審定使用在第11類中心暖氣散熱器、水龍頭、暖氣片、暖氣裝置、裝飾噴泉、供暖暖氣用增濕器、水暖裝置用管子三通、自來水設(shè)備的調(diào)節(jié)和安全附件商品上，在散熱箱蓋、蓄熱器商品上的注冊(cè)申請(qǐng)未予初審公告。
在法定異議期內(nèi)，天津市利鑫達(dá)夏星散熱器有限公司（下稱利鑫達(dá)公司）針對(duì)被異議商標(biāo)向商標(biāo)局提出異議申請(qǐng)，商標(biāo)局經(jīng)審查作出（2011）商標(biāo)異字第25259號(hào)裁定，對(duì)被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。
利鑫達(dá)公司不服上述裁定，在法定期限內(nèi)向國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)）提出異議復(fù)審申請(qǐng)。利鑫達(dá)公司在評(píng)審階段向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提交了以下主要證據(jù)：利鑫達(dá)公司的宣傳冊(cè)，該宣傳冊(cè)上載有“利鑫達(dá)LXD”標(biāo)志；利鑫達(dá)公司委托他人設(shè)計(jì)商標(biāo)的聲明書及憑證復(fù)印件；利鑫達(dá)公司產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件；利鑫達(dá)公司產(chǎn)品責(zé)任保險(xiǎn)單復(fù)印件；利鑫達(dá)公司產(chǎn)品責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件；利鑫達(dá)散熱器廠在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前訂立的委托代理及供銷合同復(fù)印件等證據(jù)。
2013年12月16日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出商評(píng)字〔2013〕第135527號(hào)《關(guān)于第5522122號(hào)“LXD利鑫達(dá)”商標(biāo)異議復(fù)審裁定書》（下稱被訴裁定）。該裁定認(rèn)定：根據(jù)2001年10月27日第九屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議《關(guān)于修改〈中華人民共和國商標(biāo)法〉的決定》第二次修正的商標(biāo)法（下稱第二次修正的商標(biāo)法）第三十一條保護(hù)的在先權(quán)利一般指除商標(biāo)權(quán)以外的其他權(quán)利。利鑫達(dá)公司提交的證據(jù)不足以證明被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)侵犯了其除商標(biāo)權(quán)以外的其他權(quán)利，亦不能證明在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前，利鑫達(dá)公司在被異議商標(biāo)指定使用商品或類似商品上，使用與被異議商標(biāo)相同或相近似的未注冊(cè)商標(biāo)并達(dá)到有一定影響的程度，故被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)未違反第二次修正的商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定。綜上，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定：被異議商標(biāo)在復(fù)審商品上予以核準(zhǔn)注冊(cè)。
訴訟期間，利鑫達(dá)公司向一審法院提交如下證據(jù)：利鑫達(dá)散熱器廠2004年宣傳冊(cè)和利鑫達(dá)公司2007年宣傳冊(cè)；企商百度競(jìng)價(jià)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訂單，廣告業(yè)務(wù)合同，《北方供暖》廣告發(fā)布合同書，中企和力搜索e路通合同；“天津市利鑫達(dá)夏星散熱器有限公司”企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書；利鑫達(dá)公司設(shè)立登記申請(qǐng)書和工商信息，該份證據(jù)顯示，利鑫達(dá)公司成立于2005年6月14日，注冊(cè)資本為600萬元，王賀義出資195萬元；王賀義出具說明等證據(jù)。
利鑫達(dá)公司向二審法院提交如下證據(jù)：2002年至2005年利鑫達(dá)散熱器廠訂立的供銷合同、托運(yùn)單、送貨單、運(yùn)輸協(xié)議、往來收據(jù)，其中部分供銷合同中記載“利鑫達(dá)牌散熱器”；天津利鑫達(dá)散熱器有限公司生產(chǎn)的“利鑫達(dá)”牌散熱器獲得的榮譽(yù)證書；天津市工商行政管理局寧河分局出具的市場(chǎng)主體基本信息，該信息顯示利鑫達(dá)散熱器廠為個(gè)體工商戶，經(jīng)營者為王賀義，地址為大北鄉(xiāng)獨(dú)立村，且該個(gè)體工商戶于2005年12月2日注銷；利鑫達(dá)公司在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前簽訂的銷售合同及相應(yīng)單據(jù)，其中2006年2月27日與宗艷麗訂立的供銷合同，2006年3月2日與天津市亞太地板采暖科技有限公司訂立的供銷合同以及2006年3月3日與西安市未央?yún)^(qū)華億水暖管材工程配套經(jīng)營處簽訂的合同中記載有“利鑫達(dá)牌”。
判決
經(jīng)審理，北京市第一中級(jí)人民法院判決：維持商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)被訴裁定。利鑫達(dá)公司不服一審判決，提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審判決：撤銷一審判決及商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)被訴裁定；商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新作出裁定。
評(píng)析
我國現(xiàn)行商標(biāo)法第三十二條規(guī)定：申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。通常情況下，該條法律規(guī)定中的“他人已經(jīng)使用”系主張權(quán)利的請(qǐng)求人的使用，原則上其他主體的商標(biāo)使用行為不屬于該條法律規(guī)定的在先使用。但對(duì)于已經(jīng)注銷的個(gè)體工商戶而言，個(gè)體工商戶的業(yè)主將其在先使用的商標(biāo)投入在后開辦的公司使用，并在保持了商標(biāo)使用的商業(yè)外觀的特定情況下，可以認(rèn)定該個(gè)體工商戶的使用行為構(gòu)成我國現(xiàn)行商標(biāo)法第三十二條規(guī)定的在先使用行為。
該案中，利鑫達(dá)散熱器廠自2002年開始便在散熱器商品上使用“利鑫達(dá)”文字商標(biāo)，經(jīng)其長期使用，“利鑫達(dá)”商標(biāo)在散熱器商品上已具有一定影響。利鑫達(dá)散熱器廠為個(gè)體工商戶，其經(jīng)營者是王賀義。2005年6月14日，王賀義作為主要股東發(fā)起設(shè)立了利鑫達(dá)公司，并擔(dān)任該公司的法定代表人，利鑫達(dá)散熱器廠于同年注銷。此后，利鑫達(dá)公司在其經(jīng)營活動(dòng)中沿用了利鑫達(dá)散熱器廠原經(jīng)營地址，并銷售相同的商品。因此，雖然利鑫達(dá)公司與利鑫達(dá)散熱器廠是相互獨(dú)立的主體，但兩者在經(jīng)營活動(dòng)上的特定關(guān)系使得“利鑫達(dá)”未注冊(cè)商標(biāo)的商譽(yù)得以延續(xù)。由于利鑫達(dá)散熱器廠現(xiàn)已注銷，而且根據(jù)利鑫達(dá)公司在二審期間提交的證據(jù)，利鑫達(dá)公司在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前在散熱器商品上也使用了“利鑫達(dá)”商標(biāo)，因此利鑫達(dá)公司有權(quán)就該商標(biāo)提出相關(guān)主張。經(jīng)過利鑫達(dá)散熱器廠及利鑫達(dá)公司的長期使用，“利鑫達(dá)”商標(biāo)在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前已經(jīng)在散熱器商品上具有一定知名度。根據(jù)在案證據(jù)，黃磊的親屬曾經(jīng)代理銷售利鑫達(dá)散熱器，而黃磊作為同業(yè)經(jīng)營者，其理應(yīng)知曉利鑫達(dá)公司在先使用“利鑫達(dá)”商標(biāo)，其在同一種或類似商品上申請(qǐng)注冊(cè)顯著識(shí)別部分為“利鑫達(dá)”的被異議商標(biāo)，構(gòu)成搶注行為，應(yīng)當(dāng)予以遏制。
（戴怡婷 作者單位：北京市高級(jí)人民法院）
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