2015年7月30日，美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院（以下簡稱“第九巡回法院”）在微軟訴摩托羅拉案（案件號14-35493）頒布了一份64頁的判決書，維持華盛頓州西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院的判決，判摩托羅拉對標(biāo)準(zhǔn)必要專利（即只要產(chǎn)品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必定會侵權(quán)的專利）的許可過程違反了公平合理不歧視（以下簡稱“FRAND”）條款，因此被判賠償微軟1452萬美元。同時(shí)，第九巡回法院也維持了之前地區(qū)法院針對FRAND許可費(fèi)率作出了207頁的判決。
總結(jié)
本案對如何評估標(biāo)準(zhǔn)必要專利提供一些程序上的指導(dǎo)，但是沒有提供實(shí)際和方便操作的方案或框架。本判決的精彩處反而在合同法、專利法、程序法、國際法、和憲法的應(yīng)用上，體現(xiàn)了雙方的明星律師和法官們的深厚法律功底。
案情背景
摩托羅拉的兩個(gè)專利組合（現(xiàn)已被谷歌購買）一個(gè)涉及H.264視頻編碼的ITU標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱“H.264專利組合”），另一個(gè)涉及802.11無線區(qū)域網(wǎng)的IEEE標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱“802.11專利組合”）。ITU和IEEE的專利政策規(guī)定參與標(biāo)準(zhǔn)制定的專利權(quán)人必須根據(jù)FRAND條款許可專利。
2010年10月，微軟在美國國際貿(mào)易委員會（以下簡稱“ITC”）啟動(dòng)337調(diào)查，指控摩托羅拉手機(jī)侵權(quán)微軟專利，隨后雙方討論了交叉許可的可能性。2010年10月21日和29日，摩托羅拉給微軟發(fā)函，要求以每臺裝置價(jià)格的2.25%為許可費(fèi)把它的兩個(gè)專利組合許可給微軟。
收到摩托羅拉的函件后，2010年11月微軟在華盛頓州西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院（以下簡稱“地區(qū)法院”）提出訴訟，指控摩托羅拉違反了FRAND條款。第二天，摩托羅拉在同一法院起訴微軟，要求法院禁止微軟使用摩托羅拉的H.264專利。
摩托羅拉隨后也在ITC啟動(dòng)337調(diào)查，指控微軟的Xbox侵權(quán)，要求ITC禁止微軟的Xbox進(jìn)口美國。同時(shí)摩托羅拉在德國法庭啟動(dòng)專利侵權(quán)訴訟，要求禁止微軟在德國銷售Xbox。
因?yàn)槲④浰械腤indows和Xbox的歐洲集貨中心在德國，所以德國的訴訟對微軟的威脅非常大。為了避免可能的禁令給其帶來的經(jīng)濟(jì)損失，微軟馬上把其歐洲集貨中心遷移到荷蘭。
同時(shí)，微軟在美國地區(qū)法院提交法庭動(dòng)議，要求地區(qū)法院在判決摩托羅拉的禁令訴求是否合理之前，禁止摩托羅拉在德國執(zhí)行任何可能從德國法庭拿到的禁令。
2012年4月，地區(qū)法院批準(zhǔn)了微軟的法庭動(dòng)議，禁止摩托羅拉在德國執(zhí)行任何禁令。摩托羅拉不服而上訴，第九巡回法院維持地區(qū)法院的判決。此時(shí)，德國法庭已經(jīng)判決摩托羅拉有權(quán)拿到禁令，但是在德國，禁令不是自動(dòng)生效。要執(zhí)行禁令，摩托羅拉必須先交押金（“post a bond”），萬一德國上訴法庭推翻禁令時(shí)可以賠償微軟的經(jīng)濟(jì)損失。由于美國的判決，摩托羅拉被迫不能執(zhí)行德國的判決。
于是，地區(qū)法院的訴訟繼續(xù)。微軟修改了訴狀，指控摩托羅拉的申請禁令的訴訟違反了FRAND條款造成合同違約。地區(qū)法院暫停了所有的專利侵權(quán)的審理，先裁決摩托羅拉是否合同違約。
隨后，地區(qū)法院判決（1）FRAND條款構(gòu)成摩托羅拉和標(biāo)準(zhǔn)制定組織之間可執(zhí)行的合同，（2）作為標(biāo)準(zhǔn)的使用者，微軟可以作為第三方收益者(“third party beneficiary”)執(zhí)行這份合同，(3)為了遵守FRAND條款，摩托羅拉初始的要約必須是有誠意的，但不需要一開始就是FRAND許可費(fèi)率，只要最終的費(fèi)率是FRAND許可費(fèi)率即可，和（4）摩托羅拉無權(quán)拿到禁令。
2012年11月地區(qū)法院法官直接庭審，之后2013年4月出法官判決（“bench trial”，沒有陪審團(tuán)）：（1）摩托羅拉的H.264專利組合的FRAND許可費(fèi)率是0.555美分，合理的FRAND范圍是0.555—16.339美分和（2）摩托羅拉的802.11專利組合的FRAND許可費(fèi)率是3.471美分（注：第九巡回法院判決書中寫成了3.71美分，屬于筆誤），合理的FRAND范圍是0.8—19.5美分。合理的FRAND范圍是為了給陪審團(tuán)一個(gè)框架來判定摩托羅拉是否違反FRAND條款。
地區(qū)法院的判決基本上同意了微軟的所有觀點(diǎn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于摩托羅拉的訴求（每個(gè)Xbox的許可費(fèi)為4.5美元，即售價(jià)的2.25%）。所以該判決一下來，微軟馬上要付給摩托羅拉680萬美元的許可費(fèi)，摩托羅拉拒絕接受。
2013年9月，陪審團(tuán)裁定摩托羅拉賠微軟1452萬美元，其中1149萬美元彌補(bǔ)微軟搬遷歐洲集貨中心造成的損失，303萬美元賠償微軟的律師費(fèi)。
摩托羅拉不服判決，上訴到美國聯(lián)邦巡回上訴法院（“Federal Circuit”）。聯(lián)邦巡回上訴法院把本次上訴案轉(zhuǎn)到了第九巡回法院。
上訴主要的爭議點(diǎn)
摩托羅拉提出第九巡回法院對本案沒有司法管轄權(quán)，指出專利相關(guān)的案件應(yīng)該由聯(lián)邦巡回上訴法院法院審理。第九巡回法院不同意，提出程序上本案之前禁止執(zhí)行德國禁令的上訴是由第九巡回法院審理的，所以第九巡回法院可以繼續(xù)審理本次上訴。何況聯(lián)邦巡回上訴法院也同意了把本次上訴案轉(zhuǎn)到了第九巡回法院。
針對FRAND許可費(fèi)率，摩托羅拉提出地區(qū)法院無權(quán)不經(jīng)過陪審團(tuán)直接法官判決。但因?yàn)槟ν辛_拉之前同意了地區(qū)法院的法官判決，所以第九巡回法院不允許摩托羅拉現(xiàn)在反悔。
摩托羅拉同時(shí)指出地區(qū)法院對FRAND許可費(fèi)率的裁決違反了聯(lián)邦巡回上訴法院規(guī)定的框架（見Georgia-Pacific案的15個(gè)因素，具體請參考Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)，本文就不一一羅列）。第九巡回法院指出本案實(shí)質(zhì)上不是專利案件，而且合同違約案件，所以地區(qū)法院不需要嚴(yán)格參照Georgia-Pacific案的15個(gè)因素，而可以做適度調(diào)整。所以維持地區(qū)法院的判決。。
針對賠償律師費(fèi)，摩托羅拉指出根據(jù)Noerr-Pennington法律原則，其訴訟行為受美國憲法第一修正案的保護(hù)，所以不應(yīng)該向微軟賠償律師費(fèi)。第九巡回法院判定該法律原則不適用于合同法。因?yàn)槟ν辛_拉啟動(dòng)的申請禁令的訴訟違反了FRAND條款，因而違反合同，所以地方法院的判賠律師費(fèi)沒有錯(cuò)誤。
點(diǎn)評
本案判決書回味無窮，真是愛不釋手。可點(diǎn)評點(diǎn)實(shí)在太多，不能一一列舉。以下是11點(diǎn)拙評。
第一，本案沒有給如何評估標(biāo)準(zhǔn)必要專利提供的這個(gè)疑難雜癥提供靈丹妙藥。具體費(fèi)率還是要參照專利法中Georgia-Pacific案的15個(gè)因素，即在著名的專利侵權(quán)案Georgia-Pacific案中，美國法庭提出了一個(gè)在專利侵權(quán)情形下確定合理許可費(fèi)率的粗略分析框架。
具體來說，法庭在確定侵權(quán)者(被許可人)向?qū)＠钟姓?許可人)應(yīng)交付許可費(fèi)率時(shí)，應(yīng)考慮以下Georgia-Pacific因素，包括許可人以往的專利技術(shù)許可費(fèi)水平、被許可人以往向類似技術(shù)交付的許可費(fèi)水平、許可人的專利政策、協(xié)議的范圍和特征、專利技術(shù)相對于原有技術(shù)的改進(jìn)程度、侵權(quán)的程度及在該市場或可比市場中使用本專利或相似技術(shù)通常所帶來的利潤率等15個(gè)相關(guān)因素。
不過FRAND許可費(fèi)率是受合同法的約束，所以地方法院可以適度的調(diào)整參考的因素。在本案中地區(qū)法院就對Georgia-Pacific案的15個(gè)因素作了適當(dāng)?shù)男薷暮驼{(diào)整。
第二，F(xiàn)RAND許可費(fèi)率的計(jì)算過程還是勞民傷財(cái)。使用事前競標(biāo)模型來確定FRAND許可費(fèi)率的分析框架，原告和被告提供大量資料，以期還原標(biāo)準(zhǔn)建立時(shí)的技術(shù)和市場結(jié)構(gòu)情景，從而確定當(dāng)時(shí)市場條件下相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的FRAND許可費(fèi)率水平，同時(shí)雙方提供財(cái)務(wù)專家的證詞，由陪審團(tuán)最終決定。如果雙方同意由法官判決的話，也可以。不過估計(jì)大部分案件當(dāng)事人會選擇由陪審團(tuán)判決，賭一把自己庭審的表現(xiàn)！
第三，今后專利權(quán)人對標(biāo)準(zhǔn)必要專利的授權(quán)會遇到極大的阻力。本案判決給被許可方提供的新的法律武器，可以通過違反FRAND條款提出合同違約訴訟，甚至可以索賠律師費(fèi)。
值得注意的是，雖然標(biāo)準(zhǔn)制定組織的專利政策只是專利權(quán)人和標(biāo)準(zhǔn)制定組織雙方同意的合約，但是被許可方作為標(biāo)準(zhǔn)使用方，可以作為標(biāo)準(zhǔn)制定組織專利政策的第三方受益人，提出合同違約訴訟。真是妙招！
第四，本案引發(fā)的蝴蝶效應(yīng)還可能迫使一些專利權(quán)人策略性的退出標(biāo)準(zhǔn)制定組織。如果不參加標(biāo)準(zhǔn)制定組織的話，自然不受標(biāo)準(zhǔn)制定組織的專利政策的約束，則也不需遵守FRAND條款的合同義務(wù)了。
當(dāng)然，專利權(quán)人退出標(biāo)準(zhǔn)制定組織退出標(biāo)準(zhǔn)制定組織早不是什么新聞。幾年前高通等公司就曾策略性的退出過標(biāo)準(zhǔn)制定組織。本案可能讓更多的專利權(quán)人作出退出標(biāo)準(zhǔn)制定組織的決定，以免遭受合同違約的訴訟。
第五，如何鑒定是否違反FRAND條款？第九巡回法院并沒有說提出請求禁令的訴訟就直接違反了FRAND條款，而是看個(gè)案的細(xì)節(jié)，比如說要約是否有誠意，要約的費(fèi)用是否合理等等。
作為專利權(quán)人，估計(jì)今后會更加謹(jǐn)慎。要約時(shí)會表現(xiàn)的（至少會裝作的）非常有誠意，以獲取法官或陪審團(tuán)的好感。
第六，本案對今后反壟斷案件的影響。有了合同違約，為什么還要用反壟斷？反壟斷除了證明違反FRAND條款以外，還要證明有市場支配地位和濫用其市場支配地位，難度重重。而合同違約，只要證明違反FRAND條款即可，這才是簡單有效的武器，估計(jì)會成為被許可方的首選方案（當(dāng)然違反反壟斷法的后果更嚴(yán)重，賠償可能會更多）。
當(dāng)然在中國已經(jīng)在行政執(zhí)法案例和訴訟中采用FRAND原則. 例如，深圳市中級人民法院和廣東省高級人民法院在審理華為訴IDC公司（InterDigital, Inc.）濫用市場支配地位案中認(rèn)為IDC公司向華為公司索要的許可費(fèi)遠(yuǎn)高于蘋果公司和三星公司，明顯違反了FRAND原則，因而判定IDC公司敗訴。中國發(fā)改委反壟斷局在調(diào)查IDC公司涉嫌濫用在無線通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利市場的支配地位實(shí)施價(jià)格壟斷行為案中，IDC公司承諾不對中國企業(yè)收取歧視性的高價(jià)許可費(fèi)、不將非標(biāo)準(zhǔn)必要專利與標(biāo)準(zhǔn)必要專利進(jìn)行捆綁許可獲得被終止調(diào)查。
第七，本案對今后ITC337調(diào)查的影響。因?yàn)镮TC337調(diào)查的法律救濟(jì)也是禁令，所以如果專利權(quán)人提出ITC337調(diào)查的話，有可能也會構(gòu)成違反FRAND條款。
事實(shí)上，近幾年美國法律界對ITC是否應(yīng)該受理標(biāo)準(zhǔn)必要專利的案件頗有爭議，比如2013年美國司法部和美國專利商標(biāo)局頒布了《有關(guān)受自愿性FRAND許可條款約束的標(biāo)準(zhǔn)必要專利的法律救濟(jì)的政策聲明》，就指出ITC的禁令不一定適用于標(biāo)準(zhǔn)必要專利。
如果標(biāo)準(zhǔn)必要專利是要按FRAND條款收許可收費(fèi)，那不應(yīng)該給禁令。而ITC沒有法律權(quán)利來判賠償，只能給禁令，所以道理上不應(yīng)該受理標(biāo)準(zhǔn)必要專利的案件。但這可是要?jiǎng)儕ZITC對標(biāo)準(zhǔn)必要專利的管轄權(quán)，所以ITC自然不同意。
第八，如何避免干涉其他國家司法程序，但還是達(dá)到同樣目的？美國法庭慣用的技巧是約束當(dāng)事人。本案中，美國法院沒法要求德國法院中止審理（根據(jù)國際法，各國司法獨(dú)立），但是美國法院很聰明的要求摩托羅拉不能執(zhí)行德國法院頒發(fā)的禁令，有異曲同工之妙！因?yàn)槟ν辛_拉在美國有財(cái)產(chǎn)，如果不服從美國法院的命令的話，后果不堪設(shè)想，所以只好服從判決。
第九，本案中微軟的主場優(yōu)勢非常明顯。其實(shí)很多法律點(diǎn)的勝負(fù)在毫厘之間，如果本案不在微軟的地盤上審理的話，而在摩托羅拉總部所在地芝加哥審理的話，估計(jì)法官和陪審團(tuán)的判決不會這么一邊倒地傾向微軟。所以今后專利權(quán)人可能會搶先在自家地盤上提出專利侵權(quán)訴訟。
第十，第九巡回法院PK聯(lián)邦巡回上訴法院?？傮w來講，第九巡回法院用了一個(gè)罕見的程序法原則得以審理此案，但是明顯對專利相關(guān)案件的判決經(jīng)驗(yàn)不如聯(lián)邦巡回上訴法院。本案判決沒有對今后的案件提供實(shí)際和方便操作的方案或框架，所以我們期待聯(lián)邦巡回上訴法院今后對類似案件的判決！
第十一，用法律經(jīng)濟(jì)學(xué)原理來計(jì)算FRAND許可費(fèi)率？其實(shí)如果標(biāo)準(zhǔn)制定組織指定專利政策時(shí)就規(guī)劃好FRAND許可費(fèi)率，那么當(dāng)事人和法庭就不需要浪費(fèi)資源計(jì)算費(fèi)率了。從法律經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度，這是對社會最有利的方案。
但是在實(shí)踐中，很多標(biāo)準(zhǔn)制定組織不僅不規(guī)定FRAND許可費(fèi)率，還對專利政策的描述故意措詞模糊。這又是為什么呢？原因是標(biāo)準(zhǔn)制定組織為了爭取更多的專利權(quán)人參加標(biāo)準(zhǔn)制定，權(quán)衡各方利益，最后只能制定一個(gè)簡單的專利政策，以免得罪人。
所以還需鉆研的課題是如何運(yùn)用法律經(jīng)濟(jì)學(xué)的原理，結(jié)合各國的特殊國情，制定一個(gè)FRAND許可費(fèi)率的策略，才能徹底解決估標(biāo)準(zhǔn)必要專利的這個(gè)難題。
花絮
感謝讀者們耐心讀完這篇嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奈恼?，筆者最后爆料一個(gè)花絮輕松一下。
本案雙方的上訴律師是美國最大牌的律師之一。摩托羅拉的上訴律師Kathleen Sullivan是斯坦福大學(xué)法學(xué)院的前院長，美國前100個(gè)大所中歷史上第一個(gè)目前也是唯一一個(gè)名字在律所名稱上的女律師。微軟的上訴律師Carter Phillips是美國最高院出庭最多的非政府律師，總共在美國最高院出庭辯論過80件案件！不以勝負(fù)論英雄。雙方在本案中提出了這么多尖端的法律點(diǎn)，涉及合同法、專利法、程序法、國際法、和憲法的高難領(lǐng)域，實(shí)在令人敬佩！
雖然本案判決書對如何評估標(biāo)準(zhǔn)必要專利沒有提供實(shí)際和方便操作的方案或框架，但是終結(jié)了雙方長達(dá)五年的訴訟。更給法律界提供了程序上的指導(dǎo)和多領(lǐng)域尖端法律點(diǎn)的應(yīng)用，結(jié)合筆者的點(diǎn)評，希望給讀者對如何估值標(biāo)準(zhǔn)必要專利帶來一點(diǎn)啟發(fā)。（梅雷 梅麗鵬|作者簡介：梅雷是美國美科律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人、主管合伙人。梅麗鵬是對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)競爭法中心研究員）
