——評析李葉飛、韓燕明訴北京新浪互聯(lián)信息服務(wù)有限公司侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)糾紛案
本案要旨
注冊商標(biāo)專用權(quán)的效力以商標(biāo)性使用為限。判斷是否屬于商標(biāo)性使用，應(yīng)以商標(biāo)標(biāo)識是否用于識別商品來源為標(biāo)準(zhǔn)。如果作為注冊商標(biāo)的文字本身具有一定含義，則該含義屬于社會公共資源，商標(biāo)權(quán)利人無權(quán)禁止他人在原有第一含義范圍內(nèi)正常使用該文字。
案情
2007年9月7日，國家工商行政管理總局商標(biāo)局核準(zhǔn)李葉飛、韓燕明二人共同申請注冊的第4441141號“拍客”商標(biāo)，核定使用在第9類計(jì)算機(jī)軟件等商品上。2014年，北京新浪互聯(lián)信息服務(wù)有限公司（下稱新浪公司）在新浪網(wǎng)、新浪微博上推出“新浪拍客”Android版、“新浪拍客”iPhone正式版等客戶端軟件，供用戶免費(fèi)下載?！靶吕伺目汀笔且豢钜曨l上傳分享應(yīng)用軟件，提供特效、美化視頻服務(wù)，并可將視頻上傳至新浪微博、騰訊微博、人人網(wǎng)等社交平臺。該軟件下載之前以及下載之后，客戶端上均有“拍客”二字。
李葉飛、韓燕明認(rèn)為，新浪公司在軟件客戶端上使用“拍客”字樣，屬于在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的標(biāo)識，侵犯了其注冊商標(biāo)專用權(quán)，據(jù)此請求法院判令新浪公司停止侵權(quán)、賠償其經(jīng)濟(jì)損失360萬元、公證費(fèi)1000元。
新浪公司辯稱：“拍客”是對特定人群和行為的描述性詞匯，是指在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下，將自己拍攝的圖片或視頻上傳至網(wǎng)絡(luò)平臺與他人共享的一群人，也指該群體的上述行為方式，該詞匯本身已進(jìn)入公共領(lǐng)域，李葉飛、韓燕明無權(quán)壟斷該詞匯禁止他人合理使用；新浪網(wǎng)是知名網(wǎng)站，新浪公司是在自己的網(wǎng)站上描述性使用“拍客”，主觀上沒有搭便車的目的和必要，不存在攀附他人商譽(yù)的侵權(quán)意圖；新浪公司未將“拍客”作為商標(biāo)使用，新浪公司擁有大量“新浪”圖形及文字等商標(biāo)，“新浪”文字及圖形等商標(biāo)比“拍客”更有知名度和顯著性；新浪公司對“拍客”的使用是描述性使用，沒有混淆可能性；李葉飛、韓燕明未實(shí)際使用涉案“拍客”注冊商標(biāo)，新浪公司不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
判決
北京市海淀區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，涉案商標(biāo)雖然難以認(rèn)定屬于商品的通用名稱，但卻是來源于網(wǎng)絡(luò)社會中人們常用的代表一定文化特征的詞匯符號，具有一定的通用化特征，商標(biāo)權(quán)利人不能禁止他人善意地、非商標(biāo)意義上的使用。新浪公司在應(yīng)用軟件上使用“拍客”一詞，其目的是直接告知消費(fèi)者該款A(yù)PP移動應(yīng)用程序的用途，這種使用系對“拍客”一詞匯本意的使用，并非商標(biāo)意義上的使用，屬于描述性使用“拍客”一詞，應(yīng)視為商業(yè)上的自由表達(dá)，屬于商業(yè)活動允許的正常范圍。故依照我國現(xiàn)行商標(biāo)法第五十七條第（一）項(xiàng)、《中華人民共和國民事訴訟法》（下稱《民事訴訟法》）第六十四條第一款之規(guī)定，判決：駁回李葉飛、韓燕明的全部訴訟請求。
李葉飛、韓燕明不服一審判決，提起上訴。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，無論從法定還是約定俗成的角度來看，“拍客”一詞均不能被認(rèn)定在計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品（手機(jī)客服端）上，已成為通用名稱。新浪公司的使用方式屬于對“拍客”一詞第一含義的使用，而并非發(fā)揮表彰和區(qū)分其服務(wù)來源作用的商標(biāo)性使用。新浪公司對“拍客”的使用，是在專門供“拍客”群體使用的一款軟件上作為描述該款軟件的作用或使用群體，且其使用均與該公司的“新浪”或相應(yīng)圖標(biāo)結(jié)合使用，能夠使得用戶清晰地認(rèn)識到軟件產(chǎn)品或服務(wù)來源于新浪公司，“拍客”本身并沒有發(fā)揮區(qū)分商品來源的商標(biāo)性作用，且其并無故意誤導(dǎo)公眾的主觀意圖，客觀上也不會導(dǎo)致消費(fèi)者混淆和誤認(rèn)，因此，依照《民事訴訟法》第一百七十條第一款，判決：駁回上訴，維持原判。
評析
我國現(xiàn)行商標(biāo)法第五十九條規(guī)定：“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。”人民法院在判斷訴爭商標(biāo)是否為通用名稱時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱的參考。該案中，“拍客”一詞可以指代互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下，將自己所拍的圖片或者視頻上傳到網(wǎng)絡(luò)平臺與他人共享的人群以及該類人群的這種行為方式?！芭目汀币辉~僅指代特定人群及其特定行為，并非涉案軟件手機(jī)客戶端的商品名稱，亦非涉案軟件手機(jī)客戶端產(chǎn)品上的通用名稱。因此，不能認(rèn)定“拍客”一詞在計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品（手機(jī)客戶端）上已成為通用名稱。
作為注冊商標(biāo)的文字如果本身具有一定含義，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人在原有第一含義的范圍內(nèi)正常使用該文字。該案中，雖然雙方當(dāng)事人對于“拍客”具體所指的內(nèi)容存在分歧，但都一致認(rèn)可，在互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的情況下，“拍客”一詞已經(jīng)能夠指代利用各類相機(jī)、手機(jī)或DV攝像機(jī)等數(shù)碼設(shè)備拍攝的圖像或視頻，通過計(jì)算機(jī)編輯處理后，上傳網(wǎng)絡(luò)并分享、傳播影像的一類人群。隨著“拍客”一詞的使用與普及，“拍客”商標(biāo)在涉案APP移動應(yīng)用程序上作為商標(biāo)的顯著性程度大大減弱，其發(fā)揮商品來源功能的效果明顯低于其第一含義的指代作用。消費(fèi)者在涉案APP移動應(yīng)用程序上看到“拍客”二字更可能想到的是該款軟件的用途或者適用的人群，而非商品的提供者。商標(biāo)本身具有的第一含義屬于社會公共資源，注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)僅限于商標(biāo)性使用而不應(yīng)當(dāng)作擴(kuò)張性解釋，否則將會導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)利人不當(dāng)?shù)那终脊操Y源。該款A(yù)PP移動應(yīng)用程序系為提供“拍客”用途的專用軟件，其針對的目標(biāo)消費(fèi)者為“拍客”，實(shí)現(xiàn)的功能亦是拍攝照片或視頻上傳至網(wǎng)絡(luò)。鑒于該款軟件與“拍客”第一含義所指代的特定人群具有天然的緊密聯(lián)系，此時(shí)“拍客”一詞在該軟件上起到的作用是表明該款軟件的用途，其目的是直接告知消費(fèi)者該款A(yù)PP移動應(yīng)用程序的用途及適用人群，該種使用方式屬于對“拍客”一詞第一含義的使用，而并非發(fā)揮表彰和區(qū)分其商品及服務(wù)來源作用的商標(biāo)性使用。新浪公司在專門服務(wù)拍客的軟件上使用“拍客”二字是直接借助了該詞匯的第一含義，這種使用方式應(yīng)視為商業(yè)上的自由表達(dá)，屬于正常商業(yè)活動范圍，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
（文/蔣強(qiáng) 作者單位：北京市高級人民法院）
