——評析“太行TAIHANG及圖”商標(biāo)無效行政案
本案要旨
注冊商標(biāo)到期未續(xù)展，但仍處于連續(xù)使用狀態(tài)，只要其屬于在先使用并有一定影響的商標(biāo)，仍然可以按照“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”獲得保護(hù)。
案情
第186411號“太行及圖”商標(biāo)（下稱涉案商標(biāo)）由山西省晉東南地區(qū)太行印刷機(jī)器廠（下稱太行印刷廠）于1981年6月1日提出申請注冊，指定使用商品為第7類印刷機(jī)。1983年7月5日獲準(zhǔn)注冊，經(jīng)續(xù)展專用期限至2003年7月4日止。涉案商標(biāo)專用期滿后，商標(biāo)權(quán)人未再進(jìn)行續(xù)展，涉案商標(biāo)現(xiàn)已因期滿未續(xù)展被注銷。
太行印刷廠于1996年整體改制為晉城市太行印刷機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱太行印刷機(jī)械公司），2004年該公司進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。而后天脊集團(tuán)晉城化工股份有限公司（后于2006年11月1日更名為山西天澤煤化工股份有限公司）對太行印刷機(jī)械公司進(jìn)行了收購重組，成立了晉城市天澤太行機(jī)械制造有限公司（下稱天澤太行公司）。
第4385749號“太行TAIHANG及圖”商標(biāo)（下稱訴爭商標(biāo)）由李躍進(jìn)于2004年11月29日提出注冊申請，指定使用商品為第7類印刷機(jī)器等。2011年訴爭商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊，專用期限至2017年6月6日止。
2013年8月1日，天澤太行公司對訴爭商標(biāo)提出撤銷注冊申請。其主要理由為：自1983年其涉案商標(biāo)“太行及圖”獲準(zhǔn)注冊以來，從未間斷使用“太行牌”商標(biāo)。李躍進(jìn)曾在太行印刷機(jī)械公司工作長達(dá)10年之久，在該公司清算期間，李躍進(jìn)惡意搶注訴爭商標(biāo)“太行TAIHANG及圖”，嚴(yán)重?fù)p害了天澤太行公司的合法權(quán)益。根據(jù)2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議《關(guān)于修改〈中華人民共和國商標(biāo)法〉的決定》第二次修正的商標(biāo)法（下稱第二次修正的商標(biāo)法）第三十一條、第四十二條第二款的規(guī)定，天澤太行公司請求撤銷訴爭商標(biāo)的注冊。
國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（下稱商標(biāo)評審委員會）經(jīng)審理認(rèn)為，天澤太行公司稱其與太行印刷機(jī)器廠、太行印刷機(jī)械公司一直對“太行牌”商標(biāo)持續(xù)使用，但其提交的榮譽(yù)證書主要形成于1999年以前。天澤太行公司提交的購銷合同無其他相關(guān)證據(jù)佐證，不能證明實際履行。且根據(jù)我國公司法的相關(guān)規(guī)定，公司在清算期間不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動，雖然清算組可以進(jìn)行必要的民事活動，但該民事活動主要針對清算有關(guān)的民事活動及相關(guān)的民事訴訟活動。天澤太行公司向商標(biāo)評審委員會提交的部分購銷合同部分形成于清算期間，對該部分證據(jù)的真實性，商標(biāo)評審委員會不予認(rèn)可。此外，天澤太行公司還向商標(biāo)評審委員會提交了部分宣傳資料及協(xié)會證明，該部分證據(jù)或晚于爭議商標(biāo)注冊申請日，或未顯示形成日期。有關(guān)購買“太行牌”印刷機(jī)的客戶證明因證言提供主體與天澤太行公司存在密切關(guān)系，其證明力不足。綜上，天澤太行公司撤銷理由不成立。商標(biāo)評審委員會裁定：訴爭商標(biāo)的注冊予以維持。
天澤太行公司不服商標(biāo)評審委員會裁定，提起行政訴訟。
判決
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，在先注冊商標(biāo)的使用可以視為在其專用權(quán)到期后在先未注冊商標(biāo)的使用。商標(biāo)使用是一個事實行為，在判斷商標(biāo)是否實際使用時，應(yīng)以該商標(biāo)在市場上的實際使用狀況為依據(jù)進(jìn)行判斷。破產(chǎn)清算期間使用商標(biāo)的經(jīng)營行為是商標(biāo)的使用行為。因此，原告天澤太行公司一直在持續(xù)使用“太行牌”商標(biāo)。關(guān)于有一定影響的問題，原告天澤太行公司提交了在先未注冊商標(biāo)于1999年以前的部分榮譽(yù)證書，證明在先未注冊商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請注冊日前獲得了一定的榮譽(yù)，在同行業(yè)內(nèi)具有一定聲譽(yù)；還提交了部分宣傳資料及協(xié)會證明，以及廣告費發(fā)票及參加行業(yè)展會展位費發(fā)票或付款憑證，證明了原告對在先未注冊商標(biāo)進(jìn)行過持續(xù)的宣傳及推廣的事實。因此，原告天澤太行公司提交的證據(jù)在該案中能夠證明其“太行牌”商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請注冊日前一直持續(xù)使用并有一定影響，具有一定知名度。關(guān)于主觀惡意的判斷，一般情況下，商標(biāo)申請人明知他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)而申請注冊，即可推定其具有利用他人商標(biāo)商譽(yù)獲利的意圖。該案中，李躍進(jìn)明知在先存在“太行牌”商標(biāo)，且之前存在使用“太行”字號的不正當(dāng)競爭行為，因此，李躍進(jìn)申請注冊訴爭商標(biāo)具有搶注他人商標(biāo)的主觀惡意。
經(jīng)審理，一審法院判決撤銷商標(biāo)評審委員會被訴決定。商標(biāo)評審委員會和李躍進(jìn)不服一審判決提起上訴，二審法院終審判決維持了原判。
評析
該案涉及的實體問題是第二次修正的商標(biāo)法第三十一條后半段“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”適用問題，鑒于我國現(xiàn)行商標(biāo)法第三十二條與前述條款規(guī)定完全一致，因此，該案的審理思路及判斷標(biāo)準(zhǔn)在我國現(xiàn)行商標(biāo)法語境中依然適用。注冊商標(biāo)到期后未續(xù)展，如果實際使用并有一定影響的，在滿足不正當(dāng)手段要件的情況下，依然可以受到法律的保護(hù)。該案審理的焦點在于破產(chǎn)清算期間的經(jīng)營性行為是否可以構(gòu)成商標(biāo)性使用行為，在訴爭商標(biāo)申請注冊日較長時間之前的知名度證據(jù)，是否可以作為有一定影響的判斷因素以及訴爭商標(biāo)申請人的特殊身份及過往糾紛對于不正當(dāng)手段的判斷影響。
第一，破產(chǎn)清算期間的使用行為是否可以作為商標(biāo)性使用行為。該案中，原告天澤太行公司提交的“太行牌”商標(biāo)在專用權(quán)到期后的使用證據(jù)均為在其前身破產(chǎn)清算期間的購銷合同。根據(jù)我國公司法的相關(guān)規(guī)定，公司在清算期間不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動，雖然清算組可以進(jìn)行必要的民事活動，但該民事活動主要針對清算有關(guān)的民事活動及相關(guān)的民事訴訟活動，因此，商標(biāo)評審委員會對使用證據(jù)的真實性不予認(rèn)可。但是關(guān)于破產(chǎn)清算期間的商標(biāo)使用行為的認(rèn)定不能一概而論，應(yīng)當(dāng)針對破產(chǎn)清算期間的使用行為進(jìn)行具體的判斷，如果其使用行為僅僅為清算活動中的內(nèi)容，不具有標(biāo)識商品來源的作用，則不應(yīng)作為商標(biāo)性使用；如果其使用方式仍然是作為標(biāo)識商品來源進(jìn)行使用，從事一定范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，則可以認(rèn)定為商標(biāo)性使用。
該案中，根據(jù)原告天澤太行公司提交的太印破產(chǎn)清算組（04）破清字第1號會議紀(jì)要等證據(jù)可知，在破產(chǎn)清算程序中，太行印刷機(jī)械公司破產(chǎn)清算組在不影響債權(quán)人利益的情況下，有7個分廠可以進(jìn)行必要的生產(chǎn)經(jīng)營活動，且其提交的購銷合同及客戶付款憑證等可以證明2003年至2005年原告天澤太行公司持續(xù)銷售印刷機(jī)械產(chǎn)品的事實，進(jìn)而能夠證明原告天澤太行公司一直在持續(xù)使用“太行牌”商標(biāo)。
商標(biāo)使用是一個事實行為，在判斷商標(biāo)是否實際使用時，應(yīng)以該商標(biāo)在市場上的實際使用狀況為依據(jù)進(jìn)行判斷。我國公司法有關(guān)清算組行為能力的規(guī)定不是判斷商標(biāo)使用與否的當(dāng)然依據(jù)，即不能因為在破產(chǎn)清算期間，清算組的行為超出法律規(guī)定而否認(rèn)商標(biāo)的使用事實。商標(biāo)到期未續(xù)展，雖然不能獲得注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)，但如果商標(biāo)權(quán)利人沒有放棄商標(biāo)權(quán)利的意思表示且持續(xù)使用商標(biāo)，依然應(yīng)當(dāng)受到法律的保護(hù)。
第二，“有一定影響”的判斷要素。一般而言，對于是否有一定影響的判斷應(yīng)以一定范圍的相關(guān)公眾知曉為判斷的標(biāo)準(zhǔn)，通常需要有在先商標(biāo)在一定范圍內(nèi)的銷售量、廣告宣傳或者獲獎等證據(jù)進(jìn)行佐證。但是，對于“有一定影響”的時間范圍如何界定，法律并沒有給出明確的規(guī)定，這就需要結(jié)合我國商標(biāo)法相應(yīng)條款的立法目的及保護(hù)的對象進(jìn)行綜合考慮。
該案中，原告天澤太行公司提交的關(guān)于知名度證據(jù)均為1999年以前，涉案商標(biāo)專用權(quán)期限至2003年7月4日，而訴爭商標(biāo)申請注冊日為2004年11月29日。商標(biāo)評審委員會和李躍進(jìn)提交的在案證據(jù)僅能證明在1999年以前涉案商標(biāo)具有一定影響，在商標(biāo)喪失專用權(quán)后該影響即滅失，因此不能證明在訴爭商標(biāo)申請注冊日前仍具有一定影響。根據(jù)我國商標(biāo)法中關(guān)于不正當(dāng)手段搶注條款的立法目的來看，主要是為了禁止他人非法搶注在先使用并有一定影響的商標(biāo)，如果在訴爭商標(biāo)申請注冊日之前較長一段時間的知名度證據(jù)能夠證明該商標(biāo)具有一定的影響，且該商標(biāo)在專用權(quán)到期后依然持續(xù)使用，那么，該商標(biāo)上承載的商譽(yù)并不能因為商標(biāo)喪失專用權(quán)而滅失。同時，原告還提交了商標(biāo)到期未續(xù)展后部分宣傳資料及協(xié)會證明，以及廣告費發(fā)票及參加行業(yè)展會展位費發(fā)票或付款憑證，證明了原告對該商標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的宣傳及推廣，對于商標(biāo)的影響力及商譽(yù)進(jìn)行了持續(xù)的維護(hù)。因此，可以認(rèn)定“太行牌”商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請注冊日前一直持續(xù)使用并有一定影響，具有一定知名度。
第三，不正當(dāng)手段的認(rèn)定。關(guān)于不正當(dāng)手段的認(rèn)定通常按照申請人的主觀狀態(tài)進(jìn)行判斷。一般情況下，商標(biāo)申請人明知他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)而申請注冊，即可推定其具有利用他人商標(biāo)商譽(yù)獲利的意圖。關(guān)于申請人的主觀狀態(tài)可以從訴爭商標(biāo)申請人與在先使用者的關(guān)系、申請人的主觀意圖等方面進(jìn)行綜合考慮。
該案中，訴爭商標(biāo)申請人李躍進(jìn)曾為原告天澤太行公司的前身太行印刷機(jī)械公司工作長達(dá)10年，在其工作期間“太行及圖”商標(biāo)已作為原告天澤太行公司的注冊商標(biāo)使用多年，可見，盡管在先商標(biāo)“太行牌”商標(biāo)專用期限屆滿未續(xù)展已被注銷，但是李躍進(jìn)對原告一直在持續(xù)使用“太行牌”商標(biāo)是明知的。同時，李躍進(jìn)曾因為使用“太行”字號被在先生效判決認(rèn)定構(gòu)成不正當(dāng)競爭，綜合這些因素可以認(rèn)定李躍進(jìn)申請注冊訴爭商標(biāo)具有搶注他人商標(biāo)的主觀惡意。
（文/張玲玲 作者單位：北京知識產(chǎn)權(quán)法院）
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