編者按：根據(jù)《專利合作條約》（PCT）的規(guī)定，專利申請人可以通過PCT途徑向多個(gè)國家提交專利申請。申請人可以于中國的在先申請的申請日（優(yōu)先權(quán)日）12個(gè)月內(nèi)，以中文向中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局通過PCT途徑提交專利申請。本文中，作者對(duì)PCT國際專利申請要求優(yōu)先權(quán)應(yīng)注意的問題進(jìn)行了分析，一起來看看。
原標(biāo)題：淺析PCT國際專利申請要求優(yōu)先權(quán)應(yīng)注意的問題
根據(jù)《專利合作條約》（PCT）的規(guī)定，專利申請人可以通過PCT途徑向多個(gè)國家提交專利申請。申請人可以于中國的在先申請的申請日（優(yōu)先權(quán)日）12個(gè)月內(nèi)，以中文向中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局通過PCT途徑提交專利申請。本文中，筆者主要以在先申請為同樣的發(fā)明創(chuàng)造在中國同日提出的發(fā)明和實(shí)用新型專利申請為例，討論P(yáng)CT國際專利申請要求優(yōu)先權(quán)不同情況時(shí)容易忽略的相應(yīng)問題。
PCT國際專利申請分為兩個(gè)階段：國際申請階段和進(jìn)入國家階段。
PCT國際申請階段為檢索審查階段，該階段對(duì)要求優(yōu)先權(quán)進(jìn)行了時(shí)間限制，也就是說，專利申請人需要在12個(gè)月內(nèi)提交PCT國際專利申請。對(duì)于在先申請記載了相同技術(shù)方案的發(fā)明和實(shí)用新型專利申請，在PCT國際申請階段僅依據(jù)一個(gè)在先申請（僅要求發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請的優(yōu)先權(quán)）提出，還是依據(jù)兩個(gè)在先申請（同時(shí)要求發(fā)明和實(shí)用新型專利申請的優(yōu)先權(quán)）提出，一般來說不影響該申請通過國際申請階段的審查。
也就是說，在PCT國際申請階段，只要在先申請的優(yōu)先權(quán)時(shí)間在規(guī)定時(shí)間限制內(nèi)，依據(jù)一個(gè)或者兩個(gè)在先申請?zhí)岢霾粫?huì)產(chǎn)生問題，并且國際申請階段對(duì)于作為優(yōu)先權(quán)的在先申請的狀態(tài)沒有任何約束，在先申請可以已獲得授權(quán)，也可以被駁回或者處于其他狀態(tài)。
通過PCT途徑提交的專利申請，申請人可在自優(yōu)先權(quán)日起30/31個(gè)月屆滿前選擇PCT成員國，并向該國專利局提交進(jìn)入國家階段的書面聲明，經(jīng)同意即進(jìn)入該國的國家階段。本文中，筆者以PCT國際專利申請進(jìn)入中國為例進(jìn)行討論。
PCT國際專利申請?jiān)谕瓿蓢H申請階段的程序后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)我國專利法實(shí)施細(xì)則第一百零三條、第一百零四條的規(guī)定，向中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辦理進(jìn)入中國國家階段的手續(xù)，從而啟動(dòng)國家階段程序。
因PCT國際專利申請所依據(jù)的在先申請（優(yōu)先權(quán)文件）是在中國提出的，要求優(yōu)先權(quán)的PCT國際專利申請進(jìn)入國家階段，應(yīng)當(dāng)看作是要求本國優(yōu)先權(quán)。對(duì)于在提出PCT國際專利申請時(shí)，其要求優(yōu)先權(quán)的在先申請的主題涉及我國專利法實(shí)施細(xì)則第三十二條第二款第一、二、三項(xiàng)所列情形之一的，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。
也就是說，當(dāng)提出PCT國際專利申請時(shí)，在先申請?zhí)幱谝韵?種情形之一，則視為未要求優(yōu)先權(quán)，3種情形分別為：已經(jīng)授權(quán)、已享有優(yōu)先權(quán)，以及分案申請。
通過以上描述可知，PCT國際專利申請進(jìn)入中國后會(huì)進(jìn)一步判斷優(yōu)先權(quán)是否成立，會(huì)出現(xiàn)視為未要求優(yōu)先權(quán)的情形。其中，最有可能的是在先申請的實(shí)用新型專利申請優(yōu)先權(quán)被視為未提出。
具體原因?yàn)樯暾埲嗽谶M(jìn)行PCT國際專利申請時(shí)，有可能距離在先申請的申請日時(shí)間比較長，因我國實(shí)用新型專利申請的審查程序較快，在提交PCT國際專利申請時(shí)可能實(shí)用新型專利申請已經(jīng)獲得授權(quán)。也就是說，當(dāng)PCT國際專利申請?zhí)岢鰰r(shí)，實(shí)用新型專利申請已經(jīng)獲得授權(quán)，那么PCT國際專利申請即使在提出時(shí)要求了實(shí)用新型專利申請的優(yōu)先權(quán)，其在后申請進(jìn)入中國后也無法獲得該實(shí)用新型專利申請的優(yōu)先權(quán)。
鑒于上述原因，如果PCT國際專利申請?zhí)岢鰰r(shí)，只要求了實(shí)用新型專利申請的優(yōu)先權(quán)，則此時(shí)在先申請的實(shí)用新型專利申請就成了在后申請的現(xiàn)有技術(shù)，在后申請難以獲得授權(quán)。
如上所述，實(shí)用新型專利申請審查周期較短，PCT國際專利申請進(jìn)入中國時(shí)，有時(shí)實(shí)用新型專利申請已經(jīng)獲得授權(quán)，如果PCT國際專利申請?zhí)岢鰰r(shí)，只要求了發(fā)明專利申請的優(yōu)先權(quán)，那么在先申請授權(quán)的實(shí)用新型專利申請與在后申請不屬于我國專利法第九條第一款所規(guī)定的放棄實(shí)用新型獲得在后申請授權(quán)的條件，會(huì)出現(xiàn)重復(fù)授權(quán)的問題。在先申請可能成為破壞該在后申請新穎性的現(xiàn)有技術(shù)或者抵觸申請，在后申請依然會(huì)出現(xiàn)不被授權(quán)的情形。
另外，對(duì)于PCT國際專利申請?jiān)趦?yōu)先權(quán)文件基礎(chǔ)上增加新內(nèi)容的在后申請，公開的實(shí)用新型專利申請會(huì)成為在后申請的現(xiàn)有技術(shù)或者抵觸申請。
鑒于上述原因，筆者認(rèn)為，對(duì)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造在中國同日提出的發(fā)明和實(shí)用新型專利申請，在提交PCT國際專利申請時(shí)，最好同時(shí)要求發(fā)明和實(shí)用新型專利申請的優(yōu)先權(quán)。（李帶娣）
（本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)）
（文章來源：中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)）
